MARKA HAKKINA TECAVÜZDE İLTİBAS DEĞERLENDİRMESİ

1.GİRİŞ

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işaretlerdir. Marka hakkına tecavüz sayılan haller Sınai Mülkiyet Kanunu’nda ("SMK") sayılmış olup marka hakkında tecavüz sayılan hallerden birisi de iltibas yoluyla marka hakkına tecavüzdür. İltibas; birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması anlamına gelmektedir. Marka hukukunda iltibasa yol açmak kavramı ise tescilli marka ile karıştırılma ihtimaline sebebiyet vererek iki markanın birbirinden ayırt edilememesine neden olmaktır.

2.İLTİBAS YOLUYLA MARKA HAKKINA TECAVÜZ KAVRAMI

İltibas yoluyla marka hakkına tecavüz hali SMK’nın 7/2-b maddesinde düzenlenmiştir: “Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.”

İltibasın ortaya çıkması için iltibasa sebebiyet veren markanın daha önce tescili yapılmış veya tescil başvurusu kabul edilmiş olan bir markayla benzerlik taşıyor olması gerekmektedir. İltibasa sebebiyet veren benzerliğin tespiti, iki markanın esaslı özelliklerinin karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda yapılacaktır. Yapılacak olan bu değerlendirmede markanın bir bütün olarak ele alınması gerekir. İltibasın varlığı için markanın bir bütün olarak kişide bıraktığı etki esastır. Markanın tasvir ve işaretlerinin parçalara bölünerek inceleme yapılması ve marka için tek başına önem arz etmeyen, ayrım gücü bulunmayan tasviri işaretlerin aynı veya benzer olması halinde iltibas oluşmayacaktır.

Başvuruya konu markanın, önceden tescil edilmiş ve/veya tescil başvurusunda bulunmuş bir marka ile benzer olduğunun tespit edilmesi hali, SMK m.5/1.ç kapsamında bir mutlak ret sebebidir. SMK m.6/1, marka tescili için nispi ret nedenleri arasında; bir marka başvurusunun tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimalinin olması, başvurusu yapılan marka aleyhine bir ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, daha önce tescil edilmiş bir marka ile benzerlik taşıması durumu yalnızca önceki hak sahibine tescil sırasında benzerlik ile hakkını ihlal eden marka başvurusuna itiraz etme imkanını vermemekte, aynı zamanda kendi markası ile benzerlik taşıyan bu markanın daha sonradan hükümsüzlüğünü isteme hakkını da (SMK m.25, MarkaKHK m.42) vermektedir. Önceki hak sahibinin bu dava hakkını kullanabilmesi için önceden Marka Bülteninde yapılan ilana itiraz etmiş olması şartı aranmamaktadır.

3.İLTİBASIN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN BAŞVURULABİLECEK YOLLAR

1.Tecavüzün Ortadan Kaldırılması

İltibas marka hakkına tecavüz niteliğindedir. Marka sahibi, SMK m. 7/2-b uyarınca, tescilli markası ile ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali bulunan ve aynı veya benzer mal veya hizmet sınıfında kullanılan bir işaretin kullanılmasının önlenmesini talep edebilir.SMK m. 7/2-c ise, Türkiye’de tescilli olan tanınmış marka sahiplerine, sonraki markanın haksız yarar sağlaması, tanınmış markanın itibarına ve ayırt edici özelliğine zarar vermesi veya verme ihtimalinin olması durumlarından birinin mevcudiyeti halinde, farklı mal veya hizmet sınıfına dahil olan işaretlerin de kullanılmasının önlenmesini talep etme hakkı verir. Bu kapsamda tecavüze neden olan işaretin mal, ambalaj üzerine konulması; iş evrakı, reklamlarda kullanılması vs. yasaklanabilir.

2.Hükümsüzlük

Mutlak ve nisbi ret halinin mevcut olması halinde önceki marka sahibi, mahkemeden iltibasa konu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep edebilir. Bu durumda karar, sonraki markanın başvuru tarihinden itibaren etkili olacak olup markaya SMK ile sağlanmış olan koruma hiç doğmamış sayılır.

3.Cezai yaptırımlar

SMK m. 30 gereğince, başkasına ait marka hakkına iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunmaktadır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. İltibas nedeniyle cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye’de tescilli olması gerekir.

4.Haksız Rekabet Hükümleri

Yerleşik Yargıtay kararları çerçevesinde marka sahiplerinin hakları 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında da korunur. Tescilli olmayan markalar ve Türkiye’de tescil edilmemiş yabancı markalar, haksız rekabet hükümleri çerçevesinde, iltibasın giderilmesini, markasının kullanılmasının meni davasını açabilmekte olup, iltibas sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasını ve iltibasın işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını talep edebilir. Bu esnada mevcut durumun olduğu gibi korunması, iltibasın önlenmesi ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesi gibi ihtiyati tedbirler aldırabilir. İltibasa neden olan işaretin sahibinin kusuru varsa zarar ve ziyanın tazminini, Türk Borçlar Kanunu m. 58’de öngörülen şartların varlığı halinde manevi tazminat verilmesini isteyebilir.

4.YARGITAY’IN MARKA BENZERLİK İNCELEMESİNE YAKLAŞIMI

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Yargıtay arasında en sık ortaya çıkan uyuşmazlıkların başında “benzerlik incelemesi” yaparken kullanılan “asli unsur-tali unsur” ayrımı gelir. Yargıtay uygulama ve kararlarına göre, iki markanın asli unsuru benzerlik taşımıyorsa markaların benzerliğinden söz edilmesi zordur.

1.Bir markanın asli unsuru başka bir markanın tali unsuru olabilir;

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21.01.2021 tarihli, 2020/1371 E., 2021/297 K. Sayılı kararına konu olayda;

“İkram” kelimesinden ibaret marka dayanak gösterilerek “şekil+İ&K İstanbul İkram” marka başvurusuna itiraz edilmiş, itiraz Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından reddedilmiştir. Kararın iptali için “İkram” markasının sahibi tarafından açılan davada Yargıtay :”davaya konu marka ile davacı markaları arasında biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel, sesçil ve anlamsal olarak ortalama bir tüketicileri iltibasa düşürecek derece bir benzerlik bulunmadığı”

kanaatine varılmıştır.

2.Ayırt ediciliği olmayan asli unsurun sonraki başvuruda tali unsur olması;

Yargıtay 11. HD 19.01.2021 tarihli, 2020/1060 E., 2021/168 K. Sayılı kararına konu olayda;

“Türk Tuborg Bira Uzmanı” marka başvurusunun “Bira Uzmanı” markasının itirazı gerekçe gösterilerek reddedildiği, Tuborg tarafından YİDK kararının iptali davasının açıldığı görülmektedir. Yargıtay YİDK kararını iptal ederek “her iki markada yer alan “Bira Uzmanı” ibaresinin başvuru kapsamındaki hizmetler yönünden ayırt edicilik taşımadığı ve dava konusu başvurudaki asli unsurun “TÜRK TUBORG” ibaresi olduğu, bu nedenle markaların benzer olmadığına”

hükmetmiştir. Yani, tescilli markanın asli unsuru yeterli ayırt ediciliğe sahip değilse başka markaların tali unsuru olarak kullanılması mümkün hale gelir.

3.Tescilli markanın asli unsurunun, yeni marka başvurusuna konu markada yer verilen ve ayırt ediciliği düşük asli unsura eklenmesi;

Yargıtay 11. HD 03.02.2021 tarihli, 20201384 E., 2021/803 K. Sayılı kararına konu olayda;

"YİDK tarafından “Yemeli Trakya” marka başvurusunun kabulüne ve “Trakya” ibareli ve ayırt ediciliği yüksek seri markaların sahibinin itirazının reddine karar verilmiş, YİDK kararının iptali “Trakya” marka sahibi tarafından talep edilmiştir. Yargıtay, yerel mahkemenin şu gerekçeye dayalı kararını onamıştır: “Yerel mahkemece davalının 29. Sınıfta yaptığı “Yemeli Trakya” ibareli başvuru markasıyla aynı sınıfta bulunan davacının “Trakya” ibareli tescilli markası arasında görsel ve sesçil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, 29. Sınıftaki mallar açısından ortalama düzeydeki tüketici nezdinde her iki markanın işletmesel kökenlerinin aynı olduğu, idari ve ekonomik açıdan birbirleriyle bağlantılı işletmeye ait markalar olarak algılanabileceği”

değerlendirilmiştir.

4.Ayırt edici unsura eklenen tali unsur ile oluşturulan markanın benzerlik incelemesinden geçemeyeceği;

Ayırt edici unsur içeren bir markanın, bu unsuruna eklenen tali nitelikli ve tanımlayıcı kelimeler ile oluşturulmuş markalar; marka benzerlik incelemesinde yeterli ayırt ediciliği kazanamaycağından marka başvurusnun benzerlik incelemesinden geçmesi mümkün değildir. Nitekim Yargıtay 11. HD 26.10.2020 tarihli ve 2020/117 E, 2020/4409 K. Sayılı kararına konu olayda, aynı sınıfta tescili istenen HOTELSOTTOMANS ibareli markanın, OTTOMANS markasının itirazı üzerine reddedilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

5. SONUÇ

Genel olarak iltibas yoluyla marka hakkına tecavüzün oluşması için tescilli marka ile aynı veya benzer nitelikte marka kullanımı olan hallerde tüketicinin iki markayı birbirine karıştırma ihtimali oluşmalı ve tüketiciler nezdinde tescilli marka yönünden çağrışım oluşturmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, iltibas yoluyla marka hakkına tecavüz hallerinde her iki markanın da benzer mal ve hizmet sektöründe yer alması gerekmektedir. İşletme amacı faaliyet sahası ve markayla olan benzerliğinin durumu incelendiğinde, ticaret unvanının kullanılmasının imkânsız olup olmadığı gözetilmelidir. Her durumda markanın haklarına bir tecavüz durumu oluşuyorsa mevcut durumda ticaret unvanının unvansal olarak kullanımının, ortalama halk düzeyinde mal ve hizmetler ile ilgili kökeni bilinebiliyorsa, tescil başvurusunda veya tescil aşamasından sonra, daha unvanın kullanım şekli belirlenmeden de hukuki yollara başvurulabilir.

Av. Emre DÖNMEZ & Stj. Av. Güneş KAYA